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Published on luglio 23rd, 2016 | by dirittodellinformatica.it

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L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) diventa Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Il Regolamento dell’Unione Europea n. 2424/2015, entrato in vigore lo scorso 23 marzo, mediante la modifica del Regolamento (CE) n.2868/95, ha introdotto alcune importanti novità  al “sistema” del marchio.

Nuove denominazioni

Sono state previste, tra le altre cose, alcune modifiche formali che hanno inciso in particolare sulla denominazione dell’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) il quale è diventato Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e sul marchio Comunitario, divenuto Marchio dell’Unione Europea, con la conseguenza che tutti i “vecchi marchi” a far data dal 23 marzo hanno automaticamente recepito la nuova qualificazione.

Sono stati inoltre previsti gli adeguamenti ad altre denominazioni nell’ottica di un allineamento delle previgenti disposizioni regolamentari con il trattato di Lisbona.

Nuovo sistema di tassazione

Il regolamento ha anche inciso sotto un altro rilevante aspetto della materia, ovvero quello economico, specie con riferimento all’importo delle tasse dovute per la domanda di registrazione e rinnovazione del marchio, che rispetto alla previgente normativa è stato ridotto.

Infatti, prima del 23 marzo 2016, chiunque voleva registrare un marchio comunitario doveva sostenere un costo di almeno 900 euro per una domanda di marchio presentata  telematicamente e di 1050 euro per una domanda presentata in forma cartacea.

Tuttavia, nel sistema precedente i costi di registrazione erano idonei a determinare la protezione di prodotti/servizi contenuti all’interno di tre classi e tale circostanza manifestava i limiti della disciplina, soprattutto nei confronti del titolare del marchio intenzionato a richiedere la protezione del proprio marchio con riferimento a prodotti/servizi contenuti in una sola classe.

In questo senso, dal 23 marzo 2016 le cose sono cambiate attraverso l’introduzione del sistema detto “one fee per class”, che comporta l’applicazione di un costo fisso per la domanda di marchio limitata a prodotti/servizi contenuti in una sola classe, al quale sommare il costo fisso di 150 euro per ogni classe aggiuntiva eventualmente richiesta dal titolare.

Il nuovo meccanismo consente, al soggetto interessato a tutelare una classe, una riduzione dei costi di registrazione pari a 50 euro.

Con due classi, invece, viene mantenuta la stessa cifra prevista in precedenza (900 euro), mentre dalla terza e per le successive classi è necessario il pagamento di 150 euro per ogni classe aggiuntiva, quindi con un lieve aumento rispetto alla vecchia disciplina.

Per quanto riguarda la richiesta di rinnovo delle registrazioni del marchio, invece, il titolare potrà beneficiare di una riduzione dei costi che arriva a sfiorare il 40%.

Oggi per rinnovare la registrazione non si dovranno più pagare 1350,00 euro, ma una cifra che può essere pari alle somme di 850,00 per una classe e di euro 900 per la seconda classe, cui sommare eventualmente l’importo di 150 euro per ogni classe aggiuntiva.

Il risparmio può essere evidente e significativo: basti pensare, ad esempio, che un soggetto intenzionato a rinnovare la registrazione coprendo tre classi, prima pagava 1.350,00, mentre oggi 1.150,00, con una riduzione dei costi pari a  200 euro.

Si registrano inoltre delle riduzioni anche nel caso di domande di opposizione, annullamento e ricorso anche se in misura meno marcata.

Nuovo Marchio di certificazione dell’Unione Europea

Il regolamento ha introdotto inoltre il nuovo Marchio di certificazione dell’Unione europea, il quale consentirà “ad un istituto o organismo di certificazione di permettere ai partecipanti al sistema di certificazione di usare il marchio d’impresa come segno per i prodotti o i servizi che soddisfano i requisiti di certificazione”.

Secondo quanto previsto dall’art. 74 bis del Regolamento per l’uso del marchio di certificazione UE “Possono costituire marchi di certificazione UE i marchi UE così designati all’atto del deposito della domanda e idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati”.

Sarà necessario per il registrante, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, adottare un regolamento d’uso del marchio di certificazione, il quale dovrà indicare i soggetti abilitati all’uso, le caratteristiche della certificazione e le modalità di sorveglianza e di verifica di tali caratteristiche, secondo quanto disposto dall’art. 74 ter:

“1.   La domanda di marchio di certificazione UE è accompagnata, entro due mesi dalla data di presentazione, da un regolamento d’uso del marchio di certificazione.

2.   Nel regolamento d’uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le caratteristiche che il marchio deve certificare, le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell’uso del marchio. Tale regolamento indica altresì le condizioni di uso del marchio, comprese le sanzioni.

3.   La Commissione adotta atti d’esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti d’esecuzione sono adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 163, paragrafo 2.”

Nuove procedure

Oltre alle modifiche pocanzi esposte, il regolamento ne ha introdotte delle altre, anche nell’ottica di semplificare le procedure di deposito della domanda di registrazione del marchio. Infatti, il Regolamento, al fine di adeguare il marchio d’impresa alle nuove tecnologie e al mondo digitale, ha eliminato il criterio della necessaria rappresentazione grafica del marchio Ue attraverso la modifica dell’art 4.

In questo senso, secondo le nuove disposizioni, il marchio può ora essere rappresentato  anche elettronicamente, in qualsiasi forma idonea, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.

Nuove regole per l’individuazione dei prodotti e dei servizi

Il regolamento ha previsto inoltre nuove regole per l’individuazione dei prodotti e dei servizi durante la fase di proposizione della domanda di registrazione del marchio. In particolare il richiedente è tenuto ad indicarli “con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, il grado di protezione richiesto”.

Ne deriva altresì che in caso di indicazioni poco chiare o imprecise l’ufficio potrà anche respingere la domanda.

È opportuno precisare che l’indicazione del titolo della classe non sarà più considerato come comprendente tutti i prodotti o servizi della classe anche per quei marchi che sono stati depositati prima del 2012 (ossia prima della sentenza “IP Translator”).

Infatti, il titolare di marchi depositati prima di tale data, per poter godere della tutela dovrà effettuare una dichiarazione entro il 24 settembre 2016, e specificare che alla data del deposito era intenzione del registrante ottenere la protezione di determinati prodotti o servizi oltre a quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe.

Qualora non pervenga tale dichiarazione all’Ufficio, come indicato nel regolamento l’elenco di prodotti o servizi verrà considerato con esclusivo riferimento ai soli “prodotti o […] servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe”.

Centro di mediazione

L’art. 137 bis ha previsto l’introduzione di un centro di mediazione a cui possono rivolgersi le parti di comune accordo al fine di giungere ad una composizione bonaria della controversia.

Per fare ciò, le parti devono preliminarmente nominare un mediatore che “abbia dichiarato di padroneggiare la lingua della mediazione in questione”.

Tale nuovo istituto può essere utilizzato anche nell’ipotesi in cui la controversia sia già oggetto di procedimento in corso davanti all’EUIPO.

In questo caso il suddetto procedimento verrà sospeso e i termini interrotti a far data dal deposito della richiesta congiunta di mediazione.

 

Dott. Giuseppe Laganà

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