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Published on luglio 9th, 2016 | by dirittodellinformatica.it

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La domanda di registrazione del marchio d’impresa alla luce del programma di convergenza dell’EUIPO

Per registrare un marchio d’impresa è fondamentale individuare le corrette classi di prodotti/servizi al fine di poter godere di una tutela effettiva e quanto più possibile concreta. Per fare ciò occorre stare al passo sia con i continui aggiornamenti della Classificazione internazionale dei prodotti e servizi, sia con le prassi dell’EUIPO, Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale relative alla protezione della proprietà intellettuale ed industriale.

Tutto ciò senza trascurare la portata innovativa del diritto apportata dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea con riferimento alla suddetta materia.

Vedi anche: Guida minima ai marchi registrati

Ciò potrebbe suscitare negli utenti alcuni interrogativi: quali sono le conseguenze di tali provvedimenti sui marchi d’impresa già registrati? Quali sono i parametri a cui fare riferimento che regolano la procedura relativa alla registrazione del marchio? In che modo è possibile tutelare maggiormente i propri marchi?

Nel presente articolo si analizzeranno gli aspetti giuridici più rilevanti relativi alla domanda di registrazione del marchio d’impresa, nonché le ripercussioni derivanti dalla non corretta individuazione delle classi o dei prodotti/servizi presenti nell’ambito della procedura di registrazione, anche alla luce dei suddetti provvedimenti.

L’aggiornamento della Classificazione di Nizza

A cadenza periodica si riunisce il Comitato degli Esperti sulla Classificazione internazionale dei beni e dei servizi per la registrazione dei marchi, al fine di valutare le proposte di revisione pervenute dagli Stati aderenti all’Accordo di Nizza.

Lo scopo di questi incontri è duplice: in primo luogo hanno la finalità di mantenere aggiornata la Classificazione e la lista di prodotti e servizi in essa contemplati, eliminando le voci ormai divenute desuete e, soprattutto, inserendone di nuove, per far sì che l’elencazione ivi contenuta sia al passo con i cambiamenti determinati dalle novità – in termini di sviluppo di nuovi prodotti e/o ideazione di nuovi servizi – che fanno il loro ingresso sul mercato.

In secondo luogo hanno la funzione di migliorare la Classificazione di Nizza per consentire una maggiore comprensione della stessa, anche modificando i titoli delle classi, in modo tale da fornire agli utenti un documento che presenti i requisiti di precisione e chiarezza necessari per assolvere il suo scopo.

In tal modo si intendono agevolare coloro i quali si apprestano a registrare un marchio d’impresa, al fine di facilitare la procedura di deposito del marchio, ed in particolare il momento relativo all’individuazione delle classi e alla determinazione dei beni e dei servizi per i quali si chiede la tutela del marchio.

Infatti, la protezione accordata ai marchi è limitata ad un ambito ben definito, in particolare all’elencazione dei prodotti e servizi individuati, in primo luogo, all’atto del deposito della domanda, secondo quanto si dirà nei seguenti paragrafi.

Perché è fondamentale la corretta individuazione delle classi e dei relativi beni e servizi?

Uno dei principali passaggi che precedono la registrazione del marchio d’impresa consiste nell’individuazione delle classi e dei prodotti/servizi relativi. Questo punto è fondamentale per due differenti ragioni, che si ripercuotono sulla tutela conferita dal nostro ordinamento ai marchi registrati.

In primo luogo, il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005) all’art. 20 prevede che il marchio può essere protetto solo in relazione a determinati prodotti o servizi, e che, di conseguenza, la domanda di registrazione deve indicare “l’elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi”.

In secondo luogo, la corretta indicazione degli elementi appena evidenziati è essenziale al fine di determinare l’ambito di protezione del marchio e poter così garantire, in relazione ad esso e limitatamente alle classi nonché ai prodotti e servizi oggetto di registrazione, l’esercizio dei relativi diritti.

È evidente, dunque, che un’elencazione incompleta o errata avrà come conseguenza il fatto che i prodotti e/o i servizi non espressamente indicati in sede di deposito della domanda di registrazione non godranno della relativa tutela.

L’attenzione da prestare a questo aspetto è ora maggiore a seguito di un’importante sentenza della Corte di Giustizia Europea, emessa nella causa C-307/2010, nota come “IP Translator“, che ha inciso sulla prassi di tutti gli Uffici marchi dell’Unione Europea ed è stata recepita dall’ETMDN (rete europea dei marchi, disegni e modelli), programma di convergenza dell’odierna EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) con la Comunicazione Comune n. 1 del 03.05.2013.

Tra i principi apportati dalla sentenza in questione vi è quella per cui è ora necessario identificare i prodotti e i servizi per i quali si richiede la tutela del marchio con precisione e chiarezza, tali da consentire che le autorità competenti e gli operatori economici siano in grado, sulla sola base di tale elemento, di determinare la portata della protezione conferita al marchio.

In secondo luogo, per identificare i prodotti/servizi per i quali è richiesta la tutela del marchio, è possibile impiegare i general headings contenuti nei titoli delle classi solo se tale identificazione può essere considerata chiara e precisa. Inoltre, anche laddove nella domanda di registrazione del marchio si faccia riferimento ad un’intera classe, è ora necessario precisare se la domanda sia volta ad ottenere la tutela di tutti i prodotti/servizi compresi nel relativo elenco; in caso contrario è necessario stilare un’elencazione puntuale dei prodotti e dei prodotti che si intendono proteggere, altrimenti la conseguenza sarà ben diversa rispetto a ciò che accadeva in passato.

Se prima, infatti, si riteneva che la tutela derivante dalla registrazione del marchio dovesse considerarsi estesa alla totalità dei prodotti e dei servizi contenuti nella singola classe, ora i termini delle intestazioni delle classi indicate dovranno essere interpretati in senso letterale.

A questo punto, però, qualcuno potrebbe ingenuamente pensare di correre ai ripari chiedendo la registrazione del proprio marchio con riferimento a prodotti o servizi ulteriori rispetto a quelli che il marchio è destinato a contraddistinguere, indicando quante più classi e sottoclassi possibile, anche in assenza di un reale interesse di utilizzo (per tutti o per alcuni di essi).

In realtà, tale attività non risulterebbe di per sé idonea a estendere automaticamente la protezione invocata, posto che, come appena esposto, la tutela del marchio e i diritti connessi possono essere vantati solo in quanto il marchio stesso venga effettivamente utilizzato.

Il Codice della Proprietà Industriale, infatti, all’art. 24 prevede proprio l’ipotesi della cosiddetta decadenza per non uso, stabilendo che esso “deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e’ stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo”.

La decadenza per non uso può interessare anche solo alcune delle classi o dei prodotti/servizi registrati, qualora il marchio non sia stato effettivamente utilizzato per alcuni di essi; in questo caso, si verificherà quindi un’ipotesi di decadenza parziale.

Con la Comunicazione Comune n. 2 pubblicata in data 20.11.2013 (e successivamente recepita dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), l’ETMDN ha individuato 5 indicazioni di prodotti e servizi (relative alle classi 7, 37, 40, 45), presenti nei titoli delle classi, ritenute né chiare né precise. In questo senso è stato rappresentato che non soddisfacendo i requisiti di chiarezza e precisione enunciati nella citata sentenza “IP Translator“, le successive domande di marchio relative a tali indicazioni avrebbero dovuto contenere ulteriori specificazioni per essere accettate. Per tale motivo, l’UIBM ha altresì specificato che “l’uso di tali termini, se non accompagnato da specifiche, sarà oggetto di rilievo da parte dell’Ufficio”.

La sorte dei marchi già registrati

È dunque lecito chiedersi quali siano, alla luce di tali specificazioni, le conseguenze sulla portata della protezione accordata ai marchi già registrati.

Occorre tuttavia precisare che la disciplina ha subito una importante modifica a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento dell’Unione Europea n. 2424 del 2015. Tale regolamento oltre ad apportare alcune modifiche di tipo denominativo (il marchio Comunitario è diventato marchio dell’Unione Europea e l’UAMI è mutata in EUIPO) ne ha introdotte delle altre di tipo contenutistico. Tra queste ultime rientrano quelle relative alle  regole per l’individuazione dei prodotti e dei servizi che in alcuni casi, come vedremo, operano retroattivamente.

Infatti mentre nella previgente disciplina i titolari dei marchi d’impresa che avevano effettuato la registrazione con domanda presentata prima della sentenza “IP Translator” potevano godere della protezione per tutte le classi e i prodotti/servizi indicati nella domanda di registrazione, dal 23 marzo 2016 non è più così.

Infatti per le domande presentate prima della sopra citata sentenza, il titolo della classe non verrà più considerato come comprendente tutti i prodotti o servizi della classe. Per poter godere della tutela sarà necessario effettuare una dichiarazione entro il 24 settembre 2016 (ovvero entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento) nella quale si dovrà specificare che alla data del deposito era intenzione del registrante ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre a quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe. E’ quanto prevede l’art 28 al comma 8:

“I titolari di marchi UE di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati in relazione all’intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data del deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell’elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell’edizione in vigore alla data di deposito.

La dichiarazione è presentata all’Ufficio entro il 24 settembre 2016, e indica in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere. L’Ufficio adotta le misure opportune per modificare conformemente il registro. La possibilità di effettuare una dichiarazione in conformità del primo comma del presente paragrafo lascia impregiudicata l’applicazione dell’articolo 15, dell’articolo 42, paragrafo 2, dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 57, paragrafo 2.”

Qualora non pervenga tale dichiarazione all’Ufficio, l’elenco di prodotti o servizi verrà considerato con esclusivo riferimento ai soli “prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe”.

Per coloro invece che si accingono a registrare il proprio marchio d’impresa, richiamando le raccomandazioni fin qui evidenziate  sarà opportuno individuare con attenzione le classi ed indicare con specificità i prodotti e servizi rispetto ai quali chiedere protezione al fine di ottenere una tutela concreta e maggiormente incisiva.

Talvolta capita, tuttavia, che nonostante le revisioni apportate alla Classificazione, i prodotti o i servizi per i quali si vorrebbe ottenere la tutela mediante il marchio non siano (ancora) contemplati nella Classificazione internazionale, pertanto in questi casi bisognerà ricorrere ad alcuni criteri suppletivi di interpretazione per individuare la classe più adeguata al fine di assicurare al proprio marchio una effettiva tutela.

Dott.ssa Ilaria Mercuri

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