Il nome a dominio facebook.it, sino ad oggi, non portava al social network più utilizzato in Italia, poiché era stato acquisito dal sig. John Michael Preston ed era utilizzato quale contenitore di link che reindirizzavano ad altri siti. Facebook UK Ltd. ha dunque fatto ricorso ad una procedura stragiudiziale per ottenere la riassegnazione del nome a dominio facebook.it. Il Sig. Preston è rimasto contumace e il collegio ha comunque riassegnato il domain name a Facebook sulla base di diverse motivazioni: vediamo quali.
Secondo gli arbitri, l’acquisizione e l’utilizzo del nome a dominio facebook.it da parte del sig. Preston avrebbe violato i seguenti punti del regolamento che disciplina l’assegnazione dei nomi a dominio in Italia e, in particolare, quelli relativi a:
-identità e confondibilità del nome;
-inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato;
-registrazione e uso del nome a dominio in malafede.
Ritenuta la violazione di tali principi, il collegio ha disposto la riassegnazione del nome a dominio Facebook.it a Facebook UK Ltd, ritenendo, dunque, di trovarsi dinanzi ad un caso di cybersquatting. Ricordiamo che con l’espressione cybersquatting (detta anche domain grabbing, da to grab=ghermire) si indica il fenomeno di acquisizione della titolarità di nomi a dominio corrispondenti a nomi generici, marchi altrui o nomi di persona al fine di rivenderli o trarne comunque profitto.
Ecco un estratto della decisione resa dal CRDD (Centro Risoluzione Dispute Domini), al quale si è rivolto proprio Facebook UK Ltd.
“La Ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, sostiene che il nome a dominio oggetto della contestazione corrisponde integralmente al segno distintivo sul quale essa vanta dei diritti di esclusiva, in virtù di un contratto di licenza prodotto agli atti.
La Ricorrente afferma che all’indirizzo facebook.com corrisponde un popolare sito di social network, di proprietà della Facebook, Inc, ad accesso gratuito. Facebook è stato fondato il 4 febbraio 2004 da Mark Zuckerberg, all’epoca studente diciannovenne presso l’università di Harvard. Tramite tale sito, gli utenti hanno la possibilità di creare profili, contenenti foto e liste di interessi personali, di scambiare messaggi privati o pubblici e di far parte di gruppi di amici. Tale sito ha acquisito notevole rilevanza in tutto il mondo, fornendo i propri servizi in 35 lingue a più di 200 milioni di utenti attivi in tutto il mondo. In Italia gli utenti, almeno occasionali, del predetto sito nel 2008 erano 473.105.
La Ricorrente sostiene poi che nessun diritto avrebbe il Resistente sul nome oggetto della procedura, considerando che esso non corrisponde a una sua ditta, denominazione, ragione sociale, né ha alcun collegamento con il marchio FACEBOOK.
Afferma infine la Ricorrente che il Resistente avrebbe registrato e mantenuto in malafede il nome a dominio oggetto della procedura, considerando che nel momento in cui lo registrava, non poteva ignorare l’esistenza del relativo marchio, del quale parlavano tutti i mezzi di comunicazione sin dalla data di esplosione del fenomeno (primavera 2004) e, ancor prima, nella precedente fase sperimentale.
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
Posizione della Resistente.
Il Resistente non ha fatto pervenire nulla, né entro i termini previsti né dopo, nonostante con la e-mail di comunicazione dell’inizio della procedura C.R.D.D. gli avesse trasmesso copia in formato elettronico del ricorso.
Motivi della decisione.
I motivi dedotti dalla Ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.
a) identità e confondibilità del nome
In base all’art. 3.6, co. 1, lettera a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
Non appare dubbio che il nome a dominio in contestazione (facebook.it) sia identico al marchio comunitario n. 2483857 originariamente registrato a nome della società Sephora in data 13 giugno 2003 e successivamente ceduto alla Facebook, Inc., che lo ha poi concesso in licenza alla Facebook UK Ltd.
E’ quindi evidente la confondibilità del nome a dominio contestato con l’omonimo marchio e di conseguenza la sussistenza di quanto richiesto dall’art. 3.6, co. 1, lettera a) del Regolamento.
Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.
b) inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato
Una volta che il Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 3.6, co. 3 lett. a), b), c) del Regolamento, dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell’esistenza di tale concorrente diritto o titolo. Nel caso di specie la società ricorrente ha fornito idonea prova di avere diritto all’uso della denominazione “FACEBOOK”; prova costituita dalla documentazione attestante il deposito e la registrazione del marchio FACEBOOK con nota di trascrizione della cessione del marchio da Sephora a Facebook Inc e dal contratto di licenza a favore di Facebook UK Ltd (allegati 4 e 5).
Il resistente, non essendosi costituito, non ha controdedotto alcunché al ricorso e non ha dunque fornito alcuna prova o documentazione idonea a dimostrare l’esistenza di un suo concorrente diritto o titolo all’utilizzazione del nome a dominio contestato.
Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito INTERNET:
* a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che il Resistente “prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, co. 3, lett. a del Regolamento);
* b) non risulta che il Resistente “è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 3.6, co. 3, lett. b del Regolamento), visto che è sempre indicato il nome di John Michael Preston;
* c) si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 3.6, co. 3, lett. c del Regolamento), in quanto il sito promuove link diretti a siti su cui è svolta attività affine a quella espletata dalla società ricorrente.
Si ritiene pertanto accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 3.6, lettera b) del Regolamento, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto del Resistente sul nome a dominio in contestazione.
c) registrazione e uso del nome a dominio in malafede.
Sussiste infine anche il requisito della malafede, essendo state provate più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Innanzitutto, elemento da cui dedurre la malafede si rinviene nella indicazione al Registro di un nome o di un indirizzo al quale l’assegnatario non risulta reperibile.
La Ricorrente inoltre ha affermato e dimostrato documentalmente il proprio diritto all’uso del marchio. Da ricerche effettuate dal presente collegio è altresì emersa la notorietà a livello internazionale del marchio FACEBOOK. Sotto questo profilo, stante la notorietà raggiunta dal predetto marchio, appare inverosimile che la registrazione del suddetto nome sia stata del tutto casuale. Inoltre, contenendo il sito corrispondente al nome a dominio oggetto della contestazione, link che reindirizzano su siti in diretta concorrenza con facebook, appare inverosimile che il Resistente non fosse a conoscenza della sua esistenza. Tanto più che risulta documentata la registrazione da parte del sig. John Michael Preston di altri nomi a dominio (gracobaby.it, fordpertutto.it, fordforall.it, leapfrog.it) contenenti marchi famosi.
Dunque la registrazione e il mantenimento del nome a dominio oggetto di contestazione rientra in un più ampio disegno accaparratorio, volto a catturare utenti di Internet che digitino nomi di siti corrispondenti a marchi famosi nella convinzione di trovarsi nel sito ufficiale dei legittimi titolari del marchio, inducendoli dunque ad errore. E’ evidente quindi che il Resistente ha inteso sfruttare la notorietà raggiunta dalla Facebook UK Ltd per attrarre illegittimamente i relativi utenti verso il proprio sito. Il pubblico sarà quindi facilmente indotto a ritenere che il sito internet www.facebook.it sia il sito ufficiale della società Facebook UK Ltd. Per quanto sopra esposto è indubbio l’elevatissimo rischio di confusione per l’utente di Internet tra il nome a dominio contestato da un lato ed il marchio e l’omonima denominazione sociale dall’altro. Il rischio è tanto maggiore laddove si considera la notevole rilevanza del marchio e della denominazione sociale FACEBOOK. In particolare, considerando che Facebook è tradotto in moltissime lingue, tra le quali anche l’italiano, il rischio di confusione è assai elevato soprattutto per l’utente italiano, in quanto sarà più facilmente indotto a digitare l’indirizzo www.facebook.it, piuttosto che www.facebook.com.
Non appare quindi dubitabile che il nome a dominio in contestazione “sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente”; il che costituisce elemento indicativo della malafede ex art. 3.7.d del Regolamento.
Si ritiene quindi dimostrata la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall’art. 3.6, co. 1, lett. c) e art. 3.7 del Regolamento.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio facebook.it alla società Facebook UK Ltd, corrente in 77-79 High Street, Egham, Surrey TW209HY, Regno Unito”.
