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Published on marzo 24th, 2010 | by Administrator

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Come registrare un marchio

come registrare un marchio in ItaliaCome registrare un marchio? La registrazione del marchio può essere nazionale, comunitaria e internazionale: oggi vediamo come registrare un marchio in Italia.

La registrazione del marchio

Premettiamo che la registrazione del marchio non è obbligatoria, ma è fortemente consigliabile, visto che il marchio di fatto ha una tutela legale molto meno incisiva (ad es., chi è titolare di un marchio registrato può ottenere l’assegnazione di un nome a dominio che un terzo – come un competitor – ha registrato in mala fede per sviare la propria clientela).

Con la registrazione del marchio, il titolare del marchio registrato acquisisce il diritto all’utilizzo esclusivo del marchio, nei termini e nelle modalità previsti dalla normativa vigente.

Come registrare un marchio in Italia

La registrazione del marchio nazionale si ottiene con domanda presentata (direttamente o tramite rappresentante) all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o ad una Camera di commercio e dura 10 anni, rinnovabile di decennio in decennio.

La procedura di registrazione del marchio in Italia può essere svolta da un esperto (come un Avvocato o un mandatario abilitato presso l’UIBM) ma la legge permette a chiunque di provvedere autonomamente. In ogni caso, è consigliabile l’ausilio di un professionista, poiché la corretta registrazione di un marchio richiede anche la previa conoscenza di leggi e prassi per evitare la lesione di diritti di terzi (come la confondibilità con marchi registrati da altre imprese o soggetti) e dunque contenziosi giudiziari. È infatti opportuno valutare sia se marchi identici o simili siano già stati registrati (ricerca di anteriorità) sia se il marchio che si intende registrare sia, di per sé, un marchio valido (e dunque rispetti i requisiti previsti dal Codice della proprietà industriale).

Tanto premesso, come registrare un marchio? Bisogna compilare un modulo (il modello C), liberamente scaricabile su Internet da diversi siti (fra cui quello dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). Inoltre, è necessario pagare una somma per tasse e oneri (come bolli e diritti di segreteria). Tale cifra varia in base al numero di classi per le quali si intende registrare il marchio dei propri prodotti e/o servizi.

Quando si registra un marchio, infatti, bisogna scegliere in quale categoria merceologica inserire il prodotto e/o il servizio che si intende tutelare con la predetta registrazione. Anche in Italia viene utilizzata la Classificazione di Nizza, attualmente giunta alla IX edizione. La Classificazione di Nizza può essere scaricata dal sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

I requisiti per la registrazione del marchio

Registrare un marchio in Italia, dunque, non sembra un’attività complessa, almeno sulla carta. Ma la realtà è ben diversa. Intanto, affinché un marchio possa essere registrato validamente, deve rispettare alcuni requisiti (deve essere nuovo, lecito e avere capacità distintiva). Oggi è altresì possibile registrare nuove tipologie di marchio (ad esempio, forme, suoni, ecc.).

In particolare, possono essere registrati come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente (le parole, compresi i nomi di persone; i disegni; le lettere; le cifre; i suoni; la forma del prodotto o della sua confezione; le combinazioni o le tonalità cromatiche) ma devono essere atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

In particolare, per registrare un marchio, questo deve:

–       essere nuovo (il marchio non può essere un segno divenuto di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi commerciali, né può essere identico o simile ad altri marchi utilizzati per contraddistinguere prodotti identici o affini o, ancora, per contraddistinguere ditte, denominazioni e nomi a dominio di altre imprese (di norma) dello stesso settore);

–       avere capacità distintiva (il marchio non può essere costituito esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono);

–       essere lecito (non si possono registrare marchi composti da segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; né da segni idonei ad ingannare il pubblico; né
segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi).

Registrare un marchio verbale o figurativo?

Si può scegliere se registrare un marchio verbale o un marchio figurativo.

Nella ipotesi di registrazione di un marchio verbale, si sceglie di tutelare la/e parola/e che costituisce/ono il marchio in qualsiasi forma o rappresentazione grafica. Più il termine è di fantasia e/o più il termine utilizzato è lontano dalla categoria merceologica di riferimento, più il marchio potrà essere considerato forte e dunque godere di una particolare tutela giuridica.

Nella ipotesi di registrazione di marchio figurativo, si scegli di tutelare una determinata espressione grafica.

 

Conclusioni sulla registrazione del marchio

Come si è visto, per registrare un marchio è necessario muoversi con la dovuta cautela, al fine di rispettare la normativa vigente ed evitare la lesione di diritti di terzi (come il deposito di domande di registrazione di marchi identici o simili a marchi già depositati o registrati).

 

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