Uno strumento fondamentale per la gestione del proprio marchio è la licenza.
Cos’è una licenza?
Una licenza è un contratto formale che consente ad una persona oppure ad un’azienda di utilizzare il proprio segno distintivo, in tutto o in parte, per determinati prodotti o servizi.
Questa autorizzazione può essere limitata da una serie di fattori, come il tempo, o può essere sottoposta a determinate condizioni (raggiungimento di obiettivi di vendita, ad esempio).
Esistono, infatti, diverse tipologie di licenza. Il marchio può essere innanzitutto concesso in licenza esclusiva, ossia ne sarà permesso l’utilizzo ad un unico soggetto terzo, ed essere totale qualora riguardi tutti i prodotti e/o servizi contraddistinti dal marchio oggetto del contratto, parziale se invece riguarda soltanto alcuni prodotti e/o servizi. La non esclusività della licenza si verifica, invece, nei casi in cui il titolare del marchio concede ad uno o più licenziatari il diritto ad utilizzare il proprio marchio, riservandosi la possibilità di utilizzarlo anche egli stesso.
In materia di licenza di marchio, l’articolo 23, comma 2 del Codice Italiano della Proprietà Industriale dispone che: “ Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi uguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari”.
Con il contratto di licenza del marchio, quindi, il proprietario mantiene la titolarità del suo marchio cedendo a terzi il diritto di utilizzarlo.
Ti segnaliamo il nuovo video dell’Avvocato Giuseppe Croari sul tema della licenza di marchio:
Cosa dovrebbe contenere una licenza di marchio?
La licenza non è un contratto standard, quindi potrebbero esserci infinite possibilità di personalizzazione.
Dipenderà molto dal modello di business che si è deciso di adottare e dalla documentazione LEGAL che deve essere coerente con il modello.
Tendenzialmente gli elementi che risultano sempre presenti sono:
- Il nome delle parti
- La descrizione (nome o il logo)
- La durata della licenza: la licenza dovrebbe specificare per quanto tempo il licenziatario può utilizzare il marchio.
- L’area geografica della licenza: limitare la licenza d’uso di un marchio ad un’area geografica specifica permette di impedire che lo sfruttamento del marchio possa avvenire ovunque.
- L’utilizzo del marchio: la licenza dovrebbe specificare per quali prodotti o servizi il licenziatario può utilizzare il marchio e in quali modi.
- I diritti e gli obblighi del titolare del marchio e del licenziatario
- Eventuali opzioni o eventuali condizioni sospensive o risolutive
- La parte economica
- I limiti della licenza stessa
Le 5 licenze da integrare al Modello di business aziendale
La licenza deve avere ben chiaro il modello di business di utilizzo del marchio.
Un’azienda può utilizzare il modello di business della licenza di marchio per generare entrate, ovvero concedere l’utilizzo del proprio marchio a terzi in cambio di pagamenti regolari. Questo può essere utile per le aziende che vogliono espandere la propria presenza sul mercato o monetizzare il proprio marchio senza dover investire in nuovi prodotti o servizi.
Ecco alcuni esempi di modelli di business legati alla licenza d’uso del marchio:
Licenza di produzione: in questo modello di business, il titolare del marchio concede in licenza il suo marchio ad altre aziende per la produzione di prodotti o servizi.
Licenza di distribuzione: il titolare del marchio concede in licenza il suo marchio ad altre aziende per la distribuzione dei suoi prodotti o servizi.
Licenza di franchising: il titolare del marchio concede in licenza il suo marchio ad altre aziende per l’apertura di nuove filiali o negozi che utilizzano il suo marchio.
Licenza di utilizzo: il titolare del marchio concede in licenza il suo marchio ad altre aziende per l’utilizzo del suo marchio in determinate attività o per promuovere i suoi prodotti o servizi.
Licenza di royalty: il titolare del marchio concede in licenza il suo marchio ad altre aziende in cambio di una royalty o un compenso per ogni prodotto o servizio venduto utilizzando il suo marchio.
Licenza di co-branding: il titolare del marchio concede in licenza il suo marchio ad altre aziende per creare prodotti o servizi in co-branding, cioè con entrambi i marchi presenti sui prodotti o servizi.
Tutela del consumatore e condizioni per la licenza del marchio
È possibile che uno stesso marchio venga utilizzato per contraddistinguere prodotti provenienti da aziende licenziatarie diverse. Per impedire che una simile situazione possa trarre in inganno il pubblico, la legge richiede il mantenimento di uno stesso standard tra i prodotti. In particolare, come previsto dal comma 3 dell’articolo 23 del Codice Italiano della Proprietà Industriale, il licenziante può intervenire contro i licenziatari che violino questo obbligo: “Il titolare del marchio di impresa può far valere il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni di contratto di licenza relativamente alla durata , al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi prestati dal licenziatario”.
In ogni caso, qualora aveste bisogno di una consulenza su larga scala in tema di marchi, non esitate a rivolgervi allo Studio Legale FCLEX, (con sede a Bologna, ma si può procedere anche completamente online) chiedendo dell’Avvocato Giuseppe Croari, che da anni opera nel settore, al fianco delle imprese.
